《商標法》第三十一條對“在先使用并具有一定影響商標”的保護
——第1799405號“金鼎軒”商標爭議案評析
臧寶清
我國《商標法》對商標權(quán)取得實行“注冊原則”，但這不意味著未注冊商標不受保護。現(xiàn)行《商標法》第三十一條對已經(jīng)使用并具有了一定影響的未注冊商標予以保護，制止他人以不正當手段搶注，即是注冊原則的例外。“金鼎軒”商標爭議案是適用《商標法》第三十一條，制止搶注他人未注冊商標的典型案例之一，現(xiàn)結(jié)合具體案情對本條的適用要件加以分析。
基本案情
申請人：北京金鼎軒酒樓有限責(zé)任公司
被申請人：北京金鼎軒科貿(mào)有限公司
爭議商標：第1799405號“金鼎軒”商標
（一）當事人主張
申請人的主要理由：1、“金鼎軒”是申請人在獨特的品牌創(chuàng)意基礎(chǔ)上設(shè)計出的文字組合，是在北京地區(qū)知名的企業(yè)名稱，同時也是北京地區(qū)知名的餐飲服務(wù)品牌。申請人成立于1996年11月，成立至今一直主要經(jīng)營餐飲服務(wù)，前身是成立于1993年8月的北京金鼎酒樓。“金鼎軒”是申請人于1996年改制成立后一直一直使用和宣傳的餐廳商號及服務(wù)商標，廣為媒體報道，被譽為京城餐飲的代表性品牌。申請人為“金鼎軒”品牌的廣告宣傳投入了大量的資金，“金鼎軒”商標多年前就已廣為公眾、特別是北京及周邊地區(qū)公眾熟知。2、被申請人違反誠實信用原則，損害了申請人在先的企業(yè)名稱權(quán)，同時構(gòu)成“以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標”。申請人在北京地區(qū)有良好的商業(yè)聲譽，被申請人地處北京，對申請人“金鼎軒”字號和商標的知名度不可能不知曉，在這種情況下，被申請人將申請人具有較強獨創(chuàng)性和顯著性的字號和未注冊商標“金鼎軒”注冊為服務(wù)商標，其主觀惡意是明顯的，違背了誠實信用的基本原則和公認的商業(yè)道德。3、被申請人以其企業(yè)商號是“金鼎軒”來主張對“金鼎軒”商標的當然權(quán)利，是不合理的。在申請人“金鼎軒”商號在先使用并已成名時，被申請人還沒有成立；被申請人1998年成立時經(jīng)營范圍并不包括餐飲，直到2003年12月5日在第三次變更經(jīng)營時才增加了這一事項；被申請人自己承認其只是“準備涉足”而并未實際經(jīng)營餐飲項目。4、被申請人利用爭議商標面向公眾招商，其中存在的諸多問題可以證明其從申請注冊至今一直存在惡意，并且被申請人的招商行為正在餐飲行業(yè)內(nèi)制造市場混淆，后果將是十分嚴重的。
被申請人的主要答辯理由：1、申請人稱“金鼎軒”三字組合具有較強獨創(chuàng)性、其在北京地區(qū)擁有很高知名度的理由不能成立。根據(jù)商標局的數(shù)據(jù)查詢，以“金鼎”兩字作為商標的多達218件；申請人的“金鼎軒”商標只是純印刷體文字組合和鼎狀圖形為主，不具備商標設(shè)計的顯著性和獨創(chuàng)性，爭議商標與其有明顯的差異。餐飲企業(yè)做廣告是必要的，申請人羅列的報道不能證明其有知名度。2、被申請人未侵犯申請人在先的企業(yè)名稱權(quán)和以不正當手段搶先注冊其已經(jīng)使用并有一定影響的商標的理由不能成立。企業(yè)名稱不等于商標名稱，申請人將兩個權(quán)益和屬性不同的法規(guī)保障體系混為一談，是站不住腳的。被申請人以“金鼎軒”為字號，將其注冊為商標是正常的商業(yè)行為，在申請注冊“金鼎軒”之前，并不知道有申請人的存在，更不知曉其為餐廳。3、被申請人進行廣告招商是自己的權(quán)利，沒有傷害第三方，更沒有損害申請人的權(quán)益。
（二）商評委審理與裁定
商標評審委員會審理后查明：1、雙方當事人的企業(yè)登記情況。申請人成立于1996年11月21日，1999年9月22日，其登記住所由北京市豐臺區(qū)方莊芳星園一區(qū)1號變更為北京市東城區(qū)東直門大街35-39號。被申請人成立于1998年10月8日，當時的經(jīng)營范圍包括“銷售電子計算機及軟件”等。2003年12月5日申請經(jīng)營范圍增加“餐飲”項目，該項目屬于必須取得專項審批后方可經(jīng)營的項目。至審理本案時，被申請人未提供其新增“餐飲”項目已取得審批的證據(jù)。爭議商標注冊事項中被申請人地址為北京市黃寺大街28號。2、關(guān)于申請人“金鼎軒”字號及服務(wù)商標的知名度情況。申請人的證據(jù)可以證明，“金鼎軒”作為申請人連鎖經(jīng)營的酒樓字號及其提供的餐飲服務(wù)上的商標，在北京地區(qū)的相關(guān)公眾中知悉程度較高，并且其建立起知名度的時間在1999年以前。3、關(guān)于被申請人“金鼎軒”字號及商標的使用情況。被申請人提供的證據(jù)不能證明被申請人經(jīng)營范圍已包括餐飲，不能證明被申請人以“金鼎軒”為字號或商標，在其經(jīng)營范圍內(nèi)廣泛使用并已具有一定的知名度。
商評委經(jīng)審理認為，申請人的證據(jù)可以證明，“金鼎軒”作為申請人連鎖經(jīng)營的酒樓字號及其提供的餐飲服務(wù)上的商標，通過使用和宣傳報道，在1999年以前，在北京地區(qū)的相關(guān)公眾中就已建立起較高的知名度，享有良好的商業(yè)信譽，構(gòu)成商標法第三十一條所指的“已經(jīng)使用并有一定影響的商標”。被申請人的經(jīng)營地與申請人相距很近，其反復(fù)強調(diào)自己“很早就準備涉足餐飲業(yè)”，因此屬于餐飲行業(yè)中的可能經(jīng)營者，同時基于餐飲服務(wù)特有的連鎖經(jīng)營、地域性較強等特點，被申請人對于申請人“金鼎軒”字號及商標的知名度理應(yīng)知曉。被申請人在明知或應(yīng)知上述客觀事實的情況下，將“金鼎軒”作為商標申請注冊，并且在商標注冊后，以爭議商標面向社會公眾招商，其實質(zhì)是利用申請人的商譽，以收取加盟費和商標使用費的方式牟取利益。因此被申請人申請注冊爭議商標，其主觀意圖、市場行為及后果均具有不正當性，其行為構(gòu)成“以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標”。因此，商評委依據(jù)商標法第三十一條、四十一條第二款和四十三條的規(guī)定，裁定撤銷“金鼎軒”商標。此案經(jīng)北京市第一中級人民法院和北京市高級人民法院一、二審判決維持商評委裁定。
（爭議商標）
評析
本案的焦點問題，是商標法三十一條“以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標”的構(gòu)成要件及具體適用。
一、在先商標已經(jīng)使用并有一定影響
（一）已經(jīng)使用
“已經(jīng)使用”是對未注冊商標提供保護的一個最基本前提，通常也是較為容易證明的事實。所謂“已經(jīng)”，是相對于爭議（或被異議）商標的申請日期而言的。只有先于他人將已經(jīng)使用的商標加以申請注冊企圖據(jù)為己有，才談得上“搶先注冊”。因此，與商標使用有關(guān)的事實和證據(jù)一般應(yīng)該限定在商標申請注冊日期以前的時間段內(nèi)。本案中，申請人提交的大量在爭議商標申請注冊日期即2001年6月14日前的使用證據(jù)均可以證明“已經(jīng)使用”這一事實。
根據(jù)商標法實施條例第三條的規(guī)定，“使用”包括將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中。商標使用的事實，需要權(quán)利人提供相應(yīng)的證據(jù)加以證明，根據(jù)商標使用的具體方式不同，證據(jù)一般可以包括但不限于合同、發(fā)票、提貨單、銀行進賬單、進出口憑據(jù)、廣播、電影、電視、報紙、期刊、網(wǎng)絡(luò)、戶外等媒體廣告、媒體評論及其他宣傳活動資料、參加展覽會、博覽會的相關(guān)資料、獲獎情況的證據(jù)等。本案申請人提交的使用證據(jù)涵蓋了企業(yè)登記文件、報紙、雜志廣告、報道、稅務(wù)局納稅證明、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)頁等。對使用證據(jù)，應(yīng)該審查其合法性、真實性、關(guān)聯(lián)性并對其證明力進行分析判斷，確定其證明的事實。
（二）有一定影響
“有一定影響”是對未注冊商標依31條進行保護所要求達到的程度，是指商標在一定的地域范圍內(nèi)為一定范圍內(nèi)的相關(guān)公眾所知曉。“相關(guān)公眾知曉”、“一定影響”的判斷本身帶有一定的主觀性，需要根據(jù)案件的實際情況，如商標使用時間長短、廣告宣傳的情況、影響所及范圍等，在個案中具體衡量。從本規(guī)定旨在維護誠實信用的立法意圖出發(fā)，同時考慮商標法不同條文之間的銜接和平衡關(guān)系，“一定影響”作為一個相對的概念，不宜作過高的要求。在本案中，申請人提供的各種形式的證據(jù)可以證明，在爭議商標申請注冊前，申請人已經(jīng)餐飲服務(wù)上使用“金鼎軒”商標已達數(shù)年，并進行了廣泛的宣傳報道，在北京地區(qū)相關(guān)公眾中已經(jīng)建立了較高的知名度，達到了具有“一定影響”的程度。
另外，在本案中值得注意的是，餐飲行業(yè)中企業(yè)字號的使用方式具有一定的特殊性：企業(yè)慣常以字號為招牌來區(qū)別服務(wù)來源。國家工商局1991年的《企業(yè)名稱登記管理規(guī)定》第二十條的規(guī)定即對這一慣例予以尊重：從事商業(yè)、公共飲食、服務(wù)等行業(yè)的企業(yè)名稱牌匾可適當簡化，但應(yīng)當報登記主管機關(guān)備案。基于此，申請人對“金鼎軒”字號的使用實際起到了區(qū)別服務(wù)來源的作用，可以作為未注冊商標予以保護。被申請人無視餐飲業(yè)的這種慣例，一直聲稱申請人的“金鼎軒”是作為字號使用的，不承認其為商標，根源在于其欲達到否認搶注他人商標事實的目的。
二、被申請人以不正當手段搶先注冊
“不正當手段”，即惡意，是適用該法條時對搶注人主觀心理狀態(tài)的要求。作為一種主觀心理狀態(tài)的惡意，存在于當事人的內(nèi)心中，除非當事人明確承認，一般是不為外人所知的。但惡意的目的又是通過具體的、外在的行為和事實表現(xiàn)出來的，而行為和事實是一種客觀存在，是可以感知的。由客觀的行為和事實推斷主觀的目的，符合一般的認知規(guī)律。因此，可以根據(jù)案件的基本事實和有關(guān)當事人的行為，對其主觀心理狀態(tài)進行考察。
惡意與善意相對而言，善意的含義是“不知情”，惡意是明知或者應(yīng)知。在先使用商標的知名度、獨創(chuàng)性、商標申請人與在先使用人所處地理位置遠近、雙方有無經(jīng)貿(mào)往來或其他糾紛、商標注冊人注冊后的不正當行為等因素，均可以作為判斷商標注冊人是否明知或應(yīng)知的參考因素。
本案中，申請人的“金鼎軒”商標在北京地區(qū)具有較高的知名度，被申請人與申請人相距很近，地理位置上的便利性大大增加了被申請人知悉申請人在先使用“金鼎軒”的可能性。被申請人聲稱其很早就準備涉足餐飲業(yè)，屬于該行業(yè)“可能的經(jīng)營者”，關(guān)注同行業(yè)經(jīng)營者的程度較高。加之餐飲業(yè)本身具有消費對象廣泛、消費者口口相傳等特點，被申請人了解“金鼎軒”商標的途徑較多。被申請人獲準注冊“金鼎軒”商標后，在沒有取得餐飲行業(yè)經(jīng)營資格的情況下，利用該商標進行招商。綜合上述事實和行為，可以推定被申請人在明知或者應(yīng)知“金鼎軒”商標為他人在先使用并有一定影響的商標，卻搶先予以注冊，意圖利用他人商標已經(jīng)建立起來的聲譽謀取不正當利益，構(gòu)成“以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標”。
被申請人一再聲稱其利用“金鼎軒”商標招商屬于正常的經(jīng)營行為，這一理由如果孤立地看待似乎具有一定的道理，但考察本案的其他事實，聯(lián)系被申請人行為的前后，其辯解的不合理也就很清楚地顯現(xiàn)出來了。因此，只有綜合考慮案件的全部事實，在行為人主觀惡意問題上才能有客觀準確的判斷。
前述兩個要件是以31條對未注冊商標提供保護的必要條件，缺一不可。同時，這兩個要件之間又具有內(nèi)在的聯(lián)系：商標正是因為具有了一定影響，從而具備了一定的商業(yè)價值，才成為他人不正當搶注的目標，“一定影響”可以成為判斷惡意的一個事實；搶注人注冊商標后，又往往進行一些不正當行為，意圖發(fā)揮商標已經(jīng)確立起來的“一定影響”。
作者單位：國家工商行政管理總局商標評審委員會
